Onko ruuvi aina ruuvi?

eli miksi toiminnallisia piirteitä tulisi tai ei tulisi käyttää patenttivaatimuksissa.

 

Osallistuin helmikuussa FICPI Swedenin järjestämään koulutukseen, joka käsitteli toiminnallisia piirteitä (engl. functional features). Minulle kemistinä luennot olivat varsin antoisia, sillä en ole näiden asioiden kanssa tekemisissä joka päivä.

Toiminnallinen piirre – lyhyt oppimäärä

Toiminnallisesta piirteestä puhutaan silloin, kuin patenttivaatimuksessa esitetty piirre kuvataan toiminnan kautta. Toiminnallinen piirre on esimerkiksi väline liuoksen sekoittamiseksi, ja sillä voi korvata vaikkapa rakenteellisen piirteen magneettisekoittaja. Toiminnallinen piirre väline liuoksen sekoittamiseksi kattaa kaikki sellaiset välineet, joilla on tämä kuvattu vaikutus – niillä siis voidaan sekoittaa liuosta. Näin ollen toiminnallisen piirteen suojapiiri on yleensä laajempi kuin rakenteellisen piirteen.

Toisaalta on otettava huomioon, että mitä laajempi suojapiiri, sitä enemmän tekniikan tason julkaisuja tutkimuksen aikana tulee esille. Laajalle suojapiirille muodostuu este, mikäli yhdessäkään näistä julkaisuista on esitetty edellä kuvatun vaikutuksen aikaansaava väline.  Joskus tällainen vaikutus saadaan aikaan jopa tahattomasti, ja patenttivaatimuksia voidaan joutua rajaamaan käsittelyn aikana.

Mikä ruuvi sitten on?

Ruuvi on toki aina ruuvi, mutta se voi toimia monin eri tavoin ja sillä voi olla useita käyttötarkoituksia. Useimmiten ruuvi on kiinnitysväline. Se voi kuitenkin myös olla esimerkiksi ruuvikuljetin, jota käytetään veden ja viljan siirtämiseen. Tässä tarkoituksessa se on siis väline aineen siirtämiseksi. Joskus ruuvi on myös voiman siirtoon tarkoitettu väline.

Vaikka tekninen piirre määritellään toimintansa kautta – kuten ruuvi edellisessä kappaleessa – se on vieläkin tekninen piirre, mutta sille ei ole määritelty erityisiä (fyysisiä) ominaisuuksia. Tästä herääkin kysymys…

Montako esimerkkiä toiminnallisesta piirteestä on esitettävä hakemuksessa?

Alan ammattimiehelle tulisi olla selvää, mitä toiminnallisella piirteellä tarkoitetaan. Patenttihakemuksen selityksestä pitäisi olla löydettävissä tuki eli esimerkkejä siitä, minkälainen toiminnallinen piirre voi olla. Emme kuitenkaan kurssin aikana saaneet vastausta siihen, kuinka monta esimerkkiä selityksessä vähintään tulisi esittää. On kuitenkin selvää, että esimerkkejä olisi hyvä olla useampi, ja varsinkin siinä tapauksessa, etteivät ne ole itsestään selviä. Lisäksi on hyvä varautua siihen, että patenttihakemuksen käsittelyn aikana voi tulla tarve rajoittaa patenttivaatimuksia vain selityksessä todella esitettyihin esimerkkeihin.

Muuta huomioitavaa…

Toiminnallisten piirteiden käyttäminen on joillakin aloilla suositeltavaa sen sijaan, että rakenteellisia piirteitä kuvattaisiin hyvin tarkasti tai laajasti. Siitä huolimatta toiminnallisia piirteitä tulisi aina käyttää harkiten.

Tulee myös huomioida, että patenttivaatimus ei saa koostua ainoastaan toiminnallisista piirteistä, eikä toiminnallinen piirre myöskään saa kattaa sellaisia vaihtoehtoja, jotka eivät vielä hakemuksen jättämisajankohtana olleet tunnettuja. Näin ollen toiminnallisia piirteitä ei voi esimerkiksi käyttää suojamaan suurta joukkoa kemiallisia yhdisteitä tietyn vaikutuksen kautta, ellei vielä tunneta, mitkä joukon yhdisteistä todella saavat aikaan halutun vaikutuksen.

Eri maissa eri käytäntöjä

Kiinassa toiminnalliset piirteet hyväksytään hakemisvaiheessa, ja lain mukaan ne kattavat kaikki sellaiset välineet, jotka pystyvät toteuttamaan esitetyn toiminnan. Siitä huolimatta maan korkeimman oikeuden ohjeiden mukaan toiminnan kautta määritelty patenttivaatimus kattaa vain patentin selityksessä esitetyt ja näiden samanarvoiset (ekvivalentit) suoritusmuodot. Näin ollen vaikuttaisi siltä, että Kiinassa loukkausoikeudenkäynnissä suojapiiri määräytyy ensisijaisesti vain selityksessä kuvattujen rakenteellisten esimerkkien pohjalta. Lisäksi toiminnalliset piirteet voidaan tulkita epäselviksi.

Myös USA:ssa toiminnallisten piirteiden käyttäminen on periaatteessa hyväksyttävää, mutta sanamuotoja tulisi aina harkita tarkasti. Joissakin tapauksissa toiminnallisen piirteen käyttäminen voi jopa kaventaa suojapiiriä, ja selityksessä tulisi aina olla ne rakenteelliset piirteet, joilla toiminta toteutetaan. Varsin uuden oikeuskäytännön mukaan toiminnallisia piirteitä sisältävät patenttivaatimukset eivät ole patentoitavissa, jos vaatimuksille ei ole selkeää tukea selityksessä (Williamson v. Citrix, 2015 “function without reciting sufficient structure for performing that function.”). Varsinkin USA:ta varten selityksessä olisi hyvä esittää erilaisia rakenteellisia esimerkkejä toiminnallisen piirteen toteuttamiseksi, ja mielellään myös toiminnallisten piirteiden alaryhmiä. Esimerkkinä tällaisesta kurssilla esitettiin moduuli tuotekoodin lukemiseksi ilman kosketusta, jonka toiminnallisia alaryhmiä voisivat olla optinen lukeminen tai magneettinen lukeminen. Esimerkkejä rakenteellisista suoritusmuodoista puolestaan voisivat olla kamera kuvantunnistuksella tai optinen viivakoodinlukija.

Saksan osalta opin lähinnä, että toiminnallinen sanamuoto tulkitaan laajasti sekä loukkauksen että uutuuden (mitätöinnin) osalta, joten siellä olisi suositeltavaa käyttää rakenteellisia piirteitä. Maassa toteutunut lakimuutos tuli minulle myös uutena asiana;. nykyään patentille ja hyödyllisyysmallille on sama arvosteluperuste sekä uutuuden että keksinnöllisyyden osalta.

Lopuksi on hyvä huomioida, että vaikka toiminnallisten piirteiden käyttäminen saattaa olla riski, se voi myös olla erityisen tärkeää sellaisissa maissa tai sellaisilla maantieteellisillä alueilla, joissa ei käytetä ekvivalenssiajattelua – loukkausarvioinnissa ei siis lainkaan oteta huomioon samanarvoisia piirteitä. Se on kuitenkin jo aivan toinen aihe…

Uusimmat blogiartikkelit

Eurooppapatenttiasiamies, DI Sini-Maaria Mikkilä kutsuttu osakkaaksi 

Kolme bocolaista nimitetty Markkinaoikeuden asiantuntijajäseniksi 

Esittelyssä Bocon IP:n Essi Karppanen

Brändiuudistus – kolhuja IPR-vesilasissa?

Tekoäly eli AI teki keksinnön, mutta kuka voi olla keksijä?

SME Fund -avustusohjelman haku on käynnistynyt

Kirjoittaja

Jonna Sahlin 
Eurooppapatenttiasiamies, hallituksen puheenjohtaja, osakas
+358 40 536 1037
jonna.sahlin@bocoip.com