Immateriaalioikeudet tutuksi: Miten tavaramerkki rekisteröidään?

Immateriaalioikeudet tutuksi -juttusarjamme avaa eri suojamuotojen, kuten tavaramerkkien ja patenttien hakuprosessia ilman juridisia koukeroita. Sarjassa kerromme konkreettisten esimerkkien valossa, miten eri suojamuotojen hakemusprosessit toimivat ja mitä hakijan on tärkeää ottaa huomioon. Sarjan käynnistää IP-juristimme Laura Roseliuksen kirjoitus EU-tavaramerkin rekisteröinnin vaiheista.

Merkin valinta lähtee asiakkaan tarpeista

Prosessin lähtökohtana on yleensä asiakkaan yhteydenotto ja toive suojata joku tietty tavaramerkki. Tässä vaiheessa kartoitamme ensin nopeasti, löytyykö vastaavia identtisiä merkkejä. Vaikka ennakkotutkimukset ovat usein tärkeitä, en suosittele yksittäisen hakemuksen kohdalla liian laajoja tutkimuksia, sillä niiden kustannukset voivat nopeasti nousta turhan korkeiksi hyötyyn nähden. Tutkimukset eivät välttämättä takaa merkin rekisteröitävyyttä. Silti jonkinlainen kokonaiskuva merkin rekisteröitävyydestä kannattaa aina hankkia ennakkoon.

Toiseksi selvitämme, minkälainen merkki sopii parhaiten asiakkaan tarpeeseen: sana, kuvio, näiden yhdistelmä, äänimerkki vai jokin muu. Vaihtoehtoja on useita. On tärkeää miettiä jo tässä vaiheessa, miten saadaan mahdollisimman hyvin asiakkaan tarvetta vastaava merkki, jolla on todennäköiset mahdollisuudet mennä läpi virastokäsittelyssä.

Kolmanneksi pohdimme, missä asiakas tarvitsee suojaa maantieteellisesti. Vaikka tuotteet saattavat olla digitaalisia ja siten usein globaaleja, tavaramerkkisuoja on silti aina paikallinen. Usein päädytään EU-merkkiin, sillä se on kustannustehokas ja hallinnollisesti yksinkertainen ratkaisu. Perusmaksu EU:n tavaramerkkivirastossa (EUIPO) on 850 € yhdeltä tavaramerkkiluokalta ja yksi hakemus kattaa kaikki 28 maata – vertailuksi hakemusmaksut kahdesta-kolmeen yksittäisestä jäsenvaltiosta ovat samaa luokkaa. Lisäksi rekisteröintiprosessit on tällöin suoritettava erillisenä.

Neljänneksi mietimme, millainen on hakemuksen suojapiiri, eli mille tavaroille tai palveluille merkkiä haetaan ja mille sitä käytetään. Jos hakemus on esimerkiksi IT-alaa koskeva, kannattaa hakemuksessa huomioida itse ohjelmiston tai laitteen lisäksi siihen liittyvät palvelut, kuten asennus, ylläpito ja IT-konsultointi. Hakemusta ei voi täydentää myöhemmin, joten kaikki merkkiin ja sen käyttöön liittyvät tarpeet on mietittävä tarkasti etukäteen.

EU:n tavaramerkkiviraston käsittely ei yleensä vaadi asiakkaalta toimenpiteitä

Asiantuntijana me hoidamme tavaramerkkihakemuksen jättämisen EU:n tavaramerkkivirastoon (EUIPO), joten tässä vaiheessa asiakkaalta ei vaadita toimenpiteitä. Täytämme hakemuksen EUIPO:n sähköisessä portaalissa ja käännämme tavaraluettelot toiselle EU-kielelle (yleisin asiakkaidemme toivoma kieliyhdistelmä on suomi ja englanti). Hakemuksen tekemisen jälkeen saamme vahvistuksen virastosta, että hakemus on vireillä. Luonnollisesti pidämme asiakkaamme joka vaiheessa ajan tasalla hakemusprosessin etenemisestä.

Virasto tekee muodollisen tarkastuksen, eli katsoo, että hakemuksen muodolliset vaatimukset täyttyvät. Tähän kuuluu mm. tavaraluetteloiden sanamuotojen tarkistus. Jos hakemuksen hyväksymisen esteenä on nk. absoluuttinen rekisteröintieste, viraston tutkija antaa hakemusta koskevan lausunnon eli välipäätöksen. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkijan näkemyksen mukaisesti haettu merkki kuvailee suojattavia tuotteita tai palveluita, mikä ei ole sallittua. EU-virastolla on erittäin tiukka käytäntö merkin erottautumiskyvyn arvioinnissa ja se katsoo aina kuvailevuuden ehdottomaksi esteeksi rekisteröinnille.

Välipäätökseen voidaan joko vastata tai, mikäli tilanne näyttää ylitsepääsemättömältä, laatia kokonaan uusi hakemus. Viranomaisen mielen muuttaminen hyvällä argumentoimalla onnistuu välillä, mutta korostan, että erityisen tärkeää on pohtia erottautumiskykyyn liittyviä asioita jo ennakkoon tällaisten tilanteiden välttämiseksi. Klassinen esimerkki erottautumiskyvystä on Apple: se tuskin menisi läpi esim. omenia sisältäville ruoka- tai juomatuotteille, mutta esim. mobiililaitteille se on erinomainen merkki, koska se ei kuvaile tuotteita millään tavalla. Annamme aina asiakkaallemme suosituksen, miten välipäätöksen kohdalla kannattaa edetä.

Neuvottelut asiakkaan ja kolmansien osapuolien välillä tavanomaisia ennen rekisteröintiä

Mikäli välipäätöstä ei anneta tai vastaus on hyväksytty, EUIPO koostaa ennakkotutkimusraportin, johon sisältyy identtiset ja samankaltaiset EU-tavaramerkit sekä mahdollisesti hakijan pyynnöstä myös vastaavat EU-jäsenmaiden kansalliset merkit. Virasto lähettää raportissa mainituille kolmansille osapuolille tiedon uudesta vireillä olevasta hakemuksesta. Tosin se, muodostuuko raportissa esiintynyt merkki hakemuksen mahdollisesti kaatavaksi kompastuskiveksi, riippuu lopulta estemerkin haltijan halukkuudesta puuttua asiaan.

Hakemusta koskeva väiteaika alkaa viraston julkaistessa merkin. Kolmen kuukauden aikana kolmansilla osapuolilla on mahdollisuus tehdä väite hakemusta vastaan perustuen omiin identtisiin tai samankaltaisiin merkkeihin ja tunnuksiin. Väitteet ovat hyvin yleisiä, joten asiakkaan ei tarvitse ajatella hakemuksen kaatuvan siihen. Usein päästään hyviin molempia osapuolia tyydyttäviin sovintoratkaisuihin neuvottelemalla, ja yritykset voivat jatkaa merkkien rinnakkaiseloa. Jotta neuvottelut olisivat menestyksekkäitä, molemmilla osapuolilla täytyy olla halukkuutta kompromissiin: asiakas ei esimerkiksi saa kaikkia haluamiaan nimikkeitä tavaraluettelossa läpi.

Mainio esimerkki on merkki HELKA, jota on haettu sekä päähineille että kengille. Aikaisemman HELGA-merkin haltija tekee hakemusta vastaan väitteen. Aikaisempi merkki suojaa laajempaa nimikettä ”vaatteet”. Neuvotteluiden tuloksena HELKA-merkin haltija suostuu rajoittamaan oman hakemuksensa koskemaan ainoastaan nimikettä ”kengät”. Tähän HELGA-merkin haltija on tyytyväinen, sillä he eivät itse markkinoi kenkiä oman merkkinsä alla. Koska osapuolet ovat päässeet keskenään sopuun, väiteprosessia ei ole tarpeen jatkaa ja väitteentekijä peruu tehdyn väitteen. Mikäli sopuun ei päästä tai neuvotteluja ei käydä, etenee väiteprosessi omaa reittiään, josta kerromme seuraavassa osassa Immateriaalioikeudet tutuksi -juttusarjaa.

Raportoimme väiteajan aina asiakkaalle ja mikäli väiteitä ei hakemusta vastaan tehdä, merkki lopulta rekisteröidään. EU-virasto lähettää meille hakemusta koskevan rekisteröintitodistuksen. Tavaramerkki on voimassa periaatteessa rajattoman ajan, mutta se täytyy uudistaa kymmenen vuoden välein suorittamalla uudistusmaksu. On kuitenkin syytä pitää mielessä, että rekisteröityyn tavaramerkkiin kohdistuu tietyn ajan kuluttua vaatimus sen käyttämisestä. Tosin asiakkaankaan kannalta ei ole järkevää ylläpitää sellaisia tavaramerkkisuojia, jotka eivät ole enää käytössä ja siten ehkä jo kaupallisesti merkityksettömiä.

Merkinhaltija on vastuussa tavaramerkkinsä valvonnasta ja puolustuksesta

Tavaramerkin valvonta ja puolustus ovat merkinhaltijan vastuulla. Valvontaan tarvitaan hyviä työkaluja, ja siksi tarjoammekin valvontapalvelumme kaikkien kotimaisten asiakkaidemme käyttöön aina, kun uusi hakemus on laitettu vireille jossain päin maailmaa. Valvonta kohdistuu eri maiden tavaramerkkirekistereihin ja tarkoituksena on valvoa, hakeeko kilpailija suojaa samankaltaiselle merkille samalla maantieteellisellä alueella. Valvonnan kautta saamme tietoomme kaikki identtiset ja samankaltaiset merkit ja voimme ajoissa yhdessä asiakkaan kanssa punnita, mikäli löydökset vaativat toimenpiteitä, esimerkiksi väitteiden muodossa. Ensimmäisen vuoden valvontamme on maksuton. Tänä aikana asiakas ehtii saada kuvan siitä, miltä kilpailukenttä näyttää hänen merkkinsä näkökulmasta ja onko kolmansien osapuolien rekisteröinteihin syytä puuttua.

Immateriaalioikeudet tutuksi -juttusarjamme avaa eri suojamuotojen, kuten tavaramerkkien ja patenttien hakuprosessia ilman juridisia koukeroita. Seuraavassa osassa IP-juristimme Laura Roselius kertoo EU-tavaramerkkiin kohdistuvan väitteen käsittelystä.