Tapaus T-275/21: Louis Vuitton Malletier v EUIPO

Alun perin Louis Vuitton oli saanut vuonna 2008 EU-tavaramerkkisuojan kuviomerkille Damier Azur (kansainvälinen rekisteröintinumero 986207). Tämä kyseinen merkki sisältää luokan 18 tavaroita, kuten matkatavarat, laukut ja nahkatavarat.

Kaikki alkoi vuonna 2015, kun puolalainen Norbert Wisniewski kiisti tavaramerkin pätevyyden jättämällä mitättömyyshakemuksen EUIPO:lle (Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle). Tämän seurauksena vuonna 2016 EUIPO:n mitätöintiosasto julisti Louis Vuittonin tavaramerkin mitättömäksi perustuen EU:n tavaramerkkiasetuksiin, jonka mukaan merkiltä puuttui erottamiskyky. Louis Vuitton ei hyväksynyt päätöstä ja perusteli, että sen käytön myötä tavaramerkki olisi tullut erottamiskykyiseksi. Myöhemmin Louis Vuitton vei asian eteenpäin, mutta lopputulos oli sama kuin aikaisemmin.  Tämän jälkeen asiaa käsiteltiin eri valituslautakunnissa ja päätökset perustuivat siihen, että Louis Vuitton Damier Azur -tavaramerkiltä puuttui ”luonnollinen erottamiskyky”, joten haltijan olisi osoitettava, että tavaramerkki on saavuttanut erottamiskyvyn käytön kautta voidakseen hyötyä tavaramerkin rekisteröinnistä.

Mitä erottamiskyky sitten tarkoittaa?

Erottamiskyky tarkoittaa, että merkki erottuu luonnollisesti samalla toimialalla käytettävistä merkeistä eikä esimerkiksi kuvaile sen alla markkinoitavia tuotteita tai palveluita, tai että sille on käytön kautta muodostunut erottamiskyky, jolloin merkin perusteella voidaan tunnistaa tavara tai palvelu tietyn yrityksen tavaraksi. Erottamiskyvyn voi menettää, jos merkki on muuttunut tavanomaiseksi nimitykseksi tai termiksi. Yksi esimerkki Suomesta on mono, joka oli ennen tavaramerkki hiihtokengistä. Tässä Louis Vuitton tapauksessa oli kuitenkin kyse kuviomerkistä, joka katsottiin olevan erottamiskyvytön.

Louis Vuittonin tavaramerkkitaistelulle päätös

Pitkään jatkunut oikeusprosessi päättyi tuomioistuimen antamaan päätökseen, joka perustui siihen, että esitetyt todisteet eivät olleet riittäviä osoittamaan, että asianomaisissa jäsenvaltioissa (kaikissa 27 EU Unionin jäsenvaltiossa) olisi saavutettu erottamiskyky. Viimeisin päätös Louis Vuittonin loputtomalta tuntuneesta tavaramerkkitaistelusta shakkilauta Damier Azur -kuosiin liittyen osoittaa sen, kuinka vaikeaa brändin on hyötyä EU:n tavaramerkkisuojasta epätavanomaiselle merkilleen.

Louis Vuitton tapaus ei kuitenkaan ole ainoaa laatuaan, sillä Adidas oli rekisteröinyt kolmiraitaisen logonsa EUIPO:ssa toukokuussa 2014, mutta muutama kuukausi sen jälkeen toinen kenkämerkki pyysi rekisteröinnin peruuttamista sillä perusteella, että ”tavaramerkillä ei ole erottamiskykyä”.  Lopputuloksena Adidas menetti kolmiraitaisen logonsa vuonna 2019.

Kirjoittaja Mari Nieminen työskentelee Boco IP:llä IP Legal Traineena.