KHO:n vuosikirjapäätös linjaa patentin selityksen muokkaustarvetta

Pitkä kiista patentin pätevyydestä sai lopullisen ratkaisun 4.11.2020 annetulla korkeimman hallinto-oikeuden (KHO:n) vuosikirjapäätöksellä (KHO:2020:115). Patentti pidettiin voimassa väitteestä huolimatta ja tässä KHO:n antamassa lopullisessa ratkaisussa linjatiin patenttilainsäädännön tulkintaa riittävän selityksen osalta. Erityisesti kantaa otettiin siihen, vaikuttaako selityksen sisältämät patenttivaatimusten suojapiirin ulkopuolelle jäävät suoritusmuotojen kuvaukset ja esimerkit siihen, pystyykö alan ammattimies selityksen perusteella käyttämään keksintöä.

Asian käsittelyn taustaa PRH:ssa

Boco IP on edustanut asiassa Arizona Chemical yhtiötä eli patentinhaltijaa. Arizona Chemical haki patenttia keksinnölleen ”Rasvahappokoostumus, sen valmistus ja käyttö” joulukuussa 2002 eli lähes 18 vuotta sitten. Patenttihakemuksen käsittely PRH:ssa kesti 9 vuotta, mutta lopulta 31.1.2012 Arizona Chemicalin keksinnölle myönnettiin patentti numerolla FI 122428.

Forchem Oyj teki väitteen patenttia vastaan ja vaati patentin kumoamista mm. puuttuvan uutuuden ja keksinnöllisyyden perusteella. Forchem esitti muitakin väiteperusteita, kuten sen, että keksinnön selitys ei olisi riittävä siihen, että alan ammattilainen pystyisi sen opetuksen perusteella käyttämään keksintöä (PatL 25§ ensimmäisen momentin kohta 2).

Väitekäsittelyn aikana Arizona Chemical toimitti rajoitetut patenttivaatimukset, joiden pohjalta asian käsittelyä jatkettiin. Patentti- ja rekisterihallitus hylkäsi väitteen 10.10.2016 tekemällään päätöksellä, ja pysytti patentin voimassa muutetussa muodossa. Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen perustelujen mukaan ”patentin 7.12.2015 vastaanotettujen uusien supistettujen patenttivaatimusten 1–21 kohteet on esitetty niin selvästi, että alan ammattilainen voi esityksen perusteella käyttää keksintöä. Keksintö on patenttivaatimusten mukaisena uusi ja se eroaa olennaisesti ennestään tunnetusta.”

Valituskäsittelyt MAO:ssa ja KHO:ssa

Forchem valitti asiasta markkinaoikeuteen, joka antoi asiasta päätöksen 13.12.2018. Markkinaoikeus totesi johtopäätöksessään, että ”Valituksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden johdosta valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös olisi kumottava. Valitus on näin ollen hylättävä.” Forchem ei tyytynyt markkinaoikeuden ratkaisuun vaan haki valituslupaa KHO:lta.

Korkein hallinto-oikeus myönsi valitusluvan ja tutkii asian vain osittain. Siten KHO on ratkaissut asian vain siltä osin kuin valituksessa on vaadittu Arizona Chemicalin patentin FI 122428 kumoamista sillä perusteella, että alan ammattilainen ei pystyisi patentin selityksen ja esimerkkien perusteella käyttämään keksintöä sen vuoksi, että patentin selitys ei vastaa sen rajoitettuja patenttivaatimuksia. Muilta osin valituslupahakemus hylättiin ja KHO ei siten antanut muilta osin ratkaisua valitukseen.

KHO:n ratkaisu käsittelyyn päätyneen asian osalta oli, että Forchemin valitus hylättiin, jolloin markkinaoikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

KHO:n päätöksen (KHO:2020:115) sisältö ja perustelut

(https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1604316053993.html)

KHO on muotoillut ratkaistavana olevan kysymysasettelun seuraavasti:

”Asiassa on ratkaistavana, onko kysymyksessä oleva patentti kumottava sen vuoksi, että patentin selitys sovellusesimerkkeineen sisältää väitekäsittelyn yhteydessä tehdyn patenttivaatimusten rajoituksen jälkeen sovellusmuotoja, jotka eivät enää sisälly patentin suojapiiriin.”

Asiassa katsottiin olleen kiistatonta, että patentin selitystä ei ole rajoitettu vastaamaan väitteen johdosta rajoitettuja patenttivaatimuksia. KHO totesi myös, että patenttilain mukaan patenttivaatimusten rajoittamisesta huolimatta patentin selityksen tulee lain 8 §:n mukaan olla niin selvä, että alan ammattilainen voi sen perusteella käyttää keksintöä.

KHO toteaa päätöksessään, että

”Patenttilaissa ei kuitenkaan aseteta sellaista edellytystä, että selitystä olisi muutettava rajoitettuja patenttivaatimuksia vastaavaksi.

Patenttiasetuksen 17 §:n patenttilain säännöksiä tarkentavan edellytyksen mukaan selitys saa sisältää ainoastaan sellaista, mikä on tarpeen keksinnön selventämiseksi. Säännöksen on tulkittava tarkoittavan alkuperäistä patenttihakemusta eikä tilannetta, jossa patenttivaatimuksia on myöhemmin supistettu. Viimeksi mainitussa tilanteessakin selitykseen saa asetuksen 19 §:n 4 momentin mukaan tehdä muutoksia ainoastaan, jos se on välttämätöntä patenttilain 8 §:n perusteella, eli jotta ammattimies voi selityksen perusteella käyttää keksintöä.”

KHO:n päätöksessä viitattiin vanhaan korkeimman oikeuden antaman päätökseen (KKO 1984 II 117), jossa todettiin, ettei patenttivaatimusten osamitätöinnin jälkeen ole tarvetta muuttaa patentin selitystä:

”Selvyyden kannalta on tarkoituksenmukaista toteuttaa osamitättömyys, mikäli mahdollista, muuttamalla patenttivaatimukset. Patenttilain 39 §:n mukaan patenttivaatimukset määräävät patenttisuojan laajuuden ja patenttiselitystä voidaan käyttää apuna patenttivaatimusten käsittämiseksi. Patentin laajuutta vahvistettaessa tuomioistuimen ei niin ollen ole tarpeen puuttua selitykseen, koska vaatimuksista määräytyvän suojan ulkopuolelle jäävä osa patenttiselitystä jää siten patenttisuojan suhteen merkityksettömäksi. Sen vuoksi HO:n lausuma patenttiselityksen esimerkin 1 poistamisesta on tarpeeton.” (KKO 1984 II 117, https://www.edilex.fi/kko/ennakkopaatokset/19840117t)

KHO toteaakin päätöksessään, ettei patenttia tule kumota yksinomaan sillä perusteella, että patentin selitys sovellusesimerkkeineen sisältää myös sellaisia sovellusmuotoja, jotka on väitekäsittelyn yhteydessä rajoitettu patentin suojapiirin ulkopuolelle. Nyt annetussa KHO:n päätöksessä on lisäksi todettu, ettei patentin selityksen muuttaminen ole patenttiasetuksen 19 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla välttämätöntä tai tarpeellista sen varmistamiseksi, että ammattimies pystyy selityksen perusteella käyttämään keksintöä.