T&K-projekti alkamassa? Sovi IPR-kysymyksistä ajoissa

Suositeltavaa kuitenkin on, että keskeisistä IPR-kysymyksistä sovitaan jo heti hankkeen alussa. Mitä pidemmälle yhteistyö etenee ja mitä arvokkaampia tuloksia syntyy, sitä vaikeammaksi yhteisen näkemyksen löytäminen saattaa tulla. 

Hyvin laadittu tuotekehityssopimus varmistaa paitsi projektin aikana syntyvien keksintöjen ja muiden IPR-oikeuksien omistussuhteista, suojaamisesta ja ylläpidosta, myös osapuolten aikaisemman osaamisen pysymisestä asianmukaisesti suojattuna. Sopimuksessa voidaan tyypillisesti määritellä myös hankkeen tulosten käyttöoikeuksista, jatkokehittämisestä ja kaupallistamisesta.

1. Mitä osapuolet tuovat kehityshankkeeseen?

Tuotekehityshankkeeseen ryhdyttäessä tulisi tunnistaa osapuolten tausta-aineistot, joita hankkeessa hyödynnetään. Ne voivat olla patentteja, ohjelmistoja, dataa, algoritmeja, tietokantoja, tutkimusmateriaaleja, teknistä dokumentaatiota, liikesalaisuuksia tai muuta know-how’ta. Tausta-aineistoon voikin kuulua kaikenlaista ennen hanketta osapuolen hallussa ollutta tietoa, osaamista tai muuta aineistoa, jota tarvitaan hankkeen toteuttamiseksi tai sen tulosten hyödyntämiseksi. Sekä tausta-aineisto että sitä koskevat käyttöoikeudet tulisi yksilöidä kirjallisesti niin, että määrittely sisältää tausta-aineiston käyttötarkoituksen, käyttöoikeuden mahdollisen jatkumisen hankkeen jälkeen jatkokehittämiseen tai kaupallistamiseen, sekä käyttöoikeutta koskevat rajoitukset. 

Tyypillisesti ei ole tarkoituksenmukaista, että aineiston luovuttaminen projektin käyttöön merkitsisi sen vapauttamista toisen osapuolen pysyvään tai kehityshankkeen ulkopuoliseen käyttöön. Kehityshankkeet kuitenkin vaihtelevat, joten käyttöoikeuden laajuudesta ja kestosta on syytä sopia mahdollisimman yksityiskohtaisesti?

2. Kuka omistaa projektissa syntyvät tulokset?

Tuotekehityshankkeessa voi syntyä muun muassa keksintöjä, ohjelmistoja, malleja, testituloksia, dataa ja uutta know-how’ta. Sopimuksessa tulisikin määritellä, mitä hankkeen tuloksilla tarkoitetaan ja kenelle niitä koskevat oikeudet kuuluvat. Omistuksen ohella on vähintään yhtä tärkeää sopia, kuka saa käyttää hankkeen aikana syntyneitä tuloksia liiketoiminnassaan, valmistaa ja/tai myydä tuloksiin perustuvia tuotteita, jatkokehittää tuloksia, lisensoida, luovuttaa tai hyödyntää tuloksia tietyllä markkina-alueella tai toimialalla. 

Kaikkiin hankkeisiin soveltuvaa yhtä omistusmallia ei ole. Ratkaisu voi riippua esimerkiksi yhteistyön luonteesta, osapuolten panoksista tai hankkeen rahoituksesta. Tietyissä hankkeissa omistusmallit ovat toki samankaltaiset: esimerkiksi tilaustutkimuksessa yritys usein tavoittelee laajoja oikeuksia hankkeen tuloksiin. Yhteisrahoitteisessa tutkimusyhteistyössä lähtökohtana saattaa olla, että kukin osapuoli omistaa oman henkilöstönsä tuottamat tulokset ja muut osapuolet saavat niihin erikseen sovittavat käyttöoikeudet. Oleellista on varmistaa, että kullakin osapuolella on riittävät ja riittävän selkeät oikeudet tulosten suunniteltuun hyödyntämiseen.

3. Yhteisomistus edellyttää tarkkoja pelisääntöjä

Yhteisomistus voi tuntua tasapuoliselta ratkaisulta, kun tulokset syntyvät osapuolten yhteistyössä. Käytännössä yhteisomistus voi tehdä asioista monimutkaisia.  

Sopimuksessa tulisi määritellä ainakin, miten tulosten suojaamisesta päätetään, kuka vastaa mahdollisten patenttihakemusten valmistelusta tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamisesta, ja miten suojaamisesta aiheutuvat kustannukset jaetaan. Sopia pitäisi myös osapuolten itsenäisistä oikeuksista sekä toimenpiteistä, joissa tarvitaan osapuolten myötävaikutusta esimerkiksi lisensoida tai luovuttaa hankkeen tuloksia. Sellaisia tilanteita varten, joissa toinen osapuoli ei syystä tai toisesta haluakaan jatkaa suojaamista, osallistua kustannuksiin tai ylipäätään jatkaa hanketta, olisi hyvä miettiä mekanismi, miten oikeuksista voidaan luopua, tai miten ne voidaan siirtää toiselle osapuolelle. 

Kansainvälisissä, rajojen yli ulottuvissa kehityshankkeissa sopimisen merkitys korostuu, sillä keksijyyttä, oikeuksien syntymistä ja yhteisomistusta koskevat säännöt vaihtelevat maittain. Myös oikeuksien siirtyminen on dokumentoitava tarkan asianmukaisesti, jotta siirtoketju ei katkea ja voidaan esittää dokumentoituna. 

Yhteisomistajuuteen päätymistä tulisikin edeltää riittävä harkinta siitä, tukeeko se todella hankkeen tavoitteita ja tulosten kaupallistamista. Automaattisena kompromissina se on harvoin hyvä malli.

4. Julkaisemisen, salassapidon ja suojaamisen sovittaminen yhteen

Jos osapuolina ovat yhtäältä yritys ja toisaalta tutkimusorganisaatio, on hyvä muistaa, että niiden tavoitteet voivat poiketa toisistaan. Tutkimusorganisaatiolla, kuten yliopistoilla, voi olla tarve julkaista tutkimustuloksia perustehtävänsä, tutkijoiden akateemisten tavoitteiden tai rahoitusehtojenkin vuoksi. Yrityksen intressissä taas voi olla tulosten pitäminen salassa, tai vähintään IPR:ien suojaaminen ennen tulosten julkistamista. 

Tavoitteet eivät välttämättä ole vastakkaiset, mutta ne edellyttävät huomioimista. Sopimukseen voidaan sisällyttää esimerkiksi ennakkotarkastusmenettely, jossa aiottu julkaisu toimitetaan toiselle sopimusosapuolelle ennen julkaisemista, sekä edellytetään ennalta sovitussa aikataulussa osapuolta tunnistamaan luottamukselliset tiedot ja arvioimaan, edellyttävätkö tulokset patenttihakemuksen, tai muun suojausprosessin aloittamista. Sopimuksessa tulisi määritellä, mitä aineistosta voidaan vaatia poistettavaksi, kuinka pitkäksi aikaa julkaisemista voidaan siirtää suojaamisen vuoksi ja kuka tekee päätöksen suojaamistoimenpiteiden aloittamisesta. Tärkeää on sopia, mitkä tiedot on pidettävä salassa myös hankkeen päättymisen jälkeen.

5. Kuka huolehtii oikeuksien siirtymisestä ja suojaamisesta?

Tuotekehityshankesopimuksessa voidaan todeta, että tietty osapuoli omistaa hankkeen tulokset. Tällainen kohta sopimuksessa ei kuitenkaan yksinään varmista, että kaikki tarvittavat oikeudet ovat tosiasiassa siirtyneet kyseiselle osapuolelle. 

Hankkeessa voi työntekijöiden työskennellä lisäksi alihankkijoita, konsultteja, tutkijoita, apurahansaajia tai opiskelijoita. Erityisesti muiden kuin työntekijöiden osalta oikeuksien siirtymistä organisaatiolle ei voida välttämättä pitää automaattisena, eikä työntekijöidenkään oikeuksien siirtyminen ole kansainvälisissä yhteyksissä automaatio. 

Osapuolten tulisi huolehtia, että hankkeeseen osallistuvien henkilöiden ja alihankkijoiden kanssa on tehty tarvittavat oikeuksien siirtoa ja salassapitoa koskevat sopimukset. 

Samalla on sovittava suojaamiseen liittyvistä käytännön vastuista keksintöjen ja muiden suojattavien immateriaalioikeuksine tunnistamisesta ja ilmoittamisesta. Yrityksissä ja yliopistoissa voi olla omia sisäisiä keksintöohjesääntöjä, jotka määrittelevät keksintöjen ilmoittamista, arviointia, suojaamispäätöksiä ja patentointiprosessia koskevat sisäiset vastuut. Kun hankkeeseen osallistuu useita organisaatioita, niiden keskinäisestä työnjaosta, suojaamiskustannuksista ja päätöksenteosta on sovittava erikseen: 

• kuka tunnistaa ja ilmoittaa mahdolliset keksinnöt, kuka arvioi suojaamistarpeen ja tekee suojaamispäätöksen; 

• kuka vastaa hakemusten laatimisesta ja viranomaismenettelyistä; 

• kuka maksaa suojaamisen ja oikeuksien ylläpidon; 

• mitä tapahtuu, jos kustannusvastuussa oleva osapuoli ei haluakaan jatkaa suojaamista.

Sopimus hankkeen ehdoilla

T&K-sopimuksen tarkoituksena ei tyypillisesti ole antaa kaikkia oikeuksia mahdollisimman laajasti yhdelle osapuolelle. Tarkoituksena on luoda hankkeen tavoitteita tukeva rakenne, jossa osapuolet tietävät, mitä aineistoa ne saavat käyttää, mitä oikeuksia niille kuuluu ennen hanketta ja sen jälkeen, sekä miten hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää. 

Kehitysprojektin rahoitusehdot voivat vaikuttaa mm. tulosten omistukseen, käyttöoikeuksiin, salassapitoon ja julkaisemiseen. Jos yhteistyön osapuolet ovat keskenään kilpailijoita, myös sopimuksen hyödyntämis-, lisensointi- ja markkinointiehtoja tulisi arvioida myös kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta. Sopimuksella ei pitäisi rajoittaa osapuolten itsenäistä tutkimus- tai liiketoimintaa enempää kuin yhteistyön toteuttaminen perustellusti edellyttää. 

Valmis sopimusmalli on yleensä vasta neuvottelujen lähtökohta. Hyvin laadittu T&K-sopimus suojaa yrityksen nykyistä osaamista, selkeyttää oikeudet hankkeen tuloksiin ja varmistaa mahdollisuudet niiden kaupalliseen hyödyntämiseen. Keskeiset kysymykset kannattaa ratkaista silloin, kun yhteistyön tavoitteista ja ehdoista on vielä aidosti mahdollista sopia.