DRACULA-tapaus muuttaa tavaramerkkioikeuden pelisääntöjä

Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisu asiassa Lunapark Scandinavia Oy Ltd v Hardeco Finland Oy (C‑452/24) on yksi viime vuosien merkittävimmistä suomalaislähtöisistä tavaramerkkiratkaisuista. Tapauksessa tarkasteltiin sitä, voiko tavaramerkinhaltija menettää mahdollisuutensa puuttua loukkaavaan merkin käyttöön sen vuoksi, että on pitkään sallinut rinnakkaisen tavaramerkin käytön ilman oikeudellisia toimenpiteitä.

Taustalla vuosikymmeniä jatkunut rinnakkaiskäyttö

Lunapark omistaa suomalaisen sanatavaramerkin DRACULA, joka oli rekisteröity mm. makeisille luokassa 30. Merkkiä oli haettu jo vuonna 2003 ja rekisteröinti myönnettiin vuonna 2009.

Samaan aikaan kilpailija (alun perin Karkkimies Oy, myöhemmin Hardeco Finland Oy) oli käyttänyt Dracula-tavaramerkkiä makeisille jo ennen Lunaparkin merkin rekisteröintiä ja jatkanut merkin käyttöä myös rekisteröinnin jälkeen ilman omaa rekisteröityä tavaramerkkioikeutta. Lunapark ei vuosikausiin puuttunut Hardecon Dracula-nimen käyttöön. Lopulta Lunapark nosti kanteen vuonna 2020 ja vaati Hardecoa lopettamaan Dracula-nimen ja -hahmon käytön makeisille sekä maksamaan hyvitystä merkin käytöstä.

Suomessa on yleisesti sovellettu yksityisoikeudellista periaatetta, jonka mukaan kanne on nostettava kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun kantaja on saanut tiedon esim. tavaramerkkiloukkauksesta.

Markkinaoikeus katsoi, että kyseessä oli tavaramerkin loukkaus, mutta hylkäsi Lunaparkin kanteen sillä perusteella, että Lunapark oli menettänyt oikeutensa vaatimuksiin passiivisuutensa vuoksi (ks. MAO: 36/2022).  

EU-tuomioistuimen ratkaisu

Asia eteni korkeimman oikeuden kautta Euroopan Unionin tuomioistuimen arvioitavaksi. Ennakkoratkaisussaan EUT totesi, että tavaramerkin haltija ei voi menettää oikeuttaan kieltää kolmatta osapuolta käyttämästä merkkiä pelkän passiivisuuden vuoksi, jos kyseisen kolmannen osapuolen merkki ei ole rekisteröity tai vakiintunut.

Ratkaisun keskeinen viesti oli, että jäsenvaltiot eivät voi soveltaa kansallisia periaatteita, jotka rajoittavat tavaramerkkioikeuksien täytäntöönpanoa tavaramerkkidirektiivissä säädettyjen lisäksi. Tuomioistuin korosti erityisesti sitä, että pelkkä viivyttely tai passiivisuus ei automaattisesti johda tavaramerkkioikeuden menettämiseen. Suomessa aiemmin sovellettua passiivisuusperiaatetta, jonka mukaan tavaramerkinhaltijan passiivisuus voi johtaa oikeudenmenetyksiin, ei voida käyttää laajentamaan direktiivissä tyhjentävästi säädettyjä oikeuksia. Kansalliset tuomioistuimet eivät voi vedota yleisiin yksityisoikeudellisiin periaatteisiin tavaramerkkioikeuksien rajoittamiseksi. Tällaisten salliminen heikentäisi tavaramerkkien yhtenäistä suojaa kaikkialla EU:ssa.

Ratkaisun käytännön merkitys

Ratkaisun käytännön merkitys on huomattava: vuosikymmeniäkin jatkunut tavaramerkin käyttö jää rekisteröidyn tavaramerkkioikeuden varjoon, kun käyttäjällä ei ole omaa rekisteröityä tai vakiintunutta tavaramerkkioikeutta.

Näin ollen tavaramerkkirekisteröintien merkitys korostuu entisestään. Yritysten ei siis tulisi luottaa siihen, että vuosien tai vuosikymmenten käyttö yksin riittäisi turvaamaan jo saavutetun markkina-aseman. Yrityksille muodostuu nyt entistä suurempi tarve rekisteröidä käytössä olevat tunnuksensa sen sijaan, että ne luottaisivat pelkkään tavaramerkin käyttöön perustuvaan asemaan.

Myöskään suomalaisessa oikeuskäytännössä aiemmin käytössä olleeseen passiivisuus-periaatteeseen ei välttämättä enää kannata vedota puolustuksena.Dracula-ratkaisun jälkeen tällaisia argumentteja on huomattavasti vaikeampi käyttää tavaramerkkiloukkauksia koskevissa riidoissa. Kansalliset kohtuusharkintaan perustuvat argumentit saavat aiempaa vähemmän painoarvoa kun tavaramerkkioikeuden rajoituksia arvioidaan ensisijaisesti EU-oikeuden perusteella.

Dracula-tapauksen myötä EU-oikeuden merkitys kasvaa. Kansalliset erityispiirteet eivät saa johtaa siihen, että rekisteröidyn tavaramerkin suoja vaihtelee olennaisesti jäsenvaltioista toiseen. Tavaramerkkiriidoissa toimijoiden on helpompi arvioida oikeudellista asemaansa, kun puolustautumismahdollisuudet perustuvat yhtenäisesti EU-oikeuteen eivätkä jäsenvaltioissa sovellettaviin mitä erilaisempiin periaatteisiin.

Muistutus kaikille

Yrityksille ratkaisu sisältää selkeän käytännön opetuksen: tavaramerkkien rekisteröinti on edelleen tehokkain tapa varmistaa oikeudellinen suoja ja välttää tavaramerkkiriidat. Tavaramerkkirekisteröinnin perusteella ei ainoastaan voida rajoittaa identtisen merkin luvatonta käyttöä, vaan myös estää muiden mahdollisuus rekisteröidä ja vedota yksinoikeuteen samaan tavaramerkkiin tulevaisuudessa. Rekisteröimättömien merkkien haltijoille tapaus toimii muistutuksena siitä, että pitkäaikainen tavaramerkin käyttö ei tarjoa samaa suojan tasoa kuin rekisteröinti.