We know how to protect know-how™ We know how to protect know-how™

Immateriaalioikeudet tutuksi: Patenttihakemuksen jatkaminen kansainvälisesti

Immateriaalioikeudet tutuksi -juttusarjamme avaa eri suojamuotojen, kuten tavaramerkkien ja patenttien, hakuprosessia ilman juridisia koukeroita. Sarjassa kerromme konkreettisten esimerkkien valossa, miten eri suojamuotojen hakemusprosessit toimivat ja mitä hakijan on tärkeää ottaa huomioon. Sarjan kuudennessa osassa eurooppapatenttiasiamiehemme Christian Westerholm kertoo patenttihakemuksen jatkamisesta kansainvälisesti etuoikeusvuoden puitteissa ja ensimmäisen välipäätöksen hyödyntämistä hakemusprosessin jatkossa.

Lue myös Christianin aiemmat patentointiin liittyvät kirjoitukset sarjassa:

Hakemusta voidaan jatkaa monella tapaa: kansainvälinen, alueellinen ja kansallinen jatkohakemus

Kuten totesin kirjoituksessa Mikä on patentti?, patentti on maantieteellisesti rajoitettu oikeus kieltää muita käyttämistä ammattimaisesti patentilla suojattua keksintöä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että mikäli olet jättänyt Suomen Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) kansallisen patenttihakemuksen, se voi johtaa ainoastaan kansalliseen patenttiin Suomessa. Mikäli haluat suojata keksintöä muualla, sinun pitää jättää joko yksi tai useampi kansallinen patenttihakemus, maantieteellistä aluetta koskeva patenttihakemus, kuten eurooppapatenttihakemus, tai kansainvälinen patenttihakemus eli PCT-patenttihakemus.

Kansallinen patenttihakemus tarkoittaa sitä, että keksinnölle haetaan kansallista patenttia jossakin maassa jättämällä patenttihakemus kyseisen maan patenttivirastoon, jossa hakemukselle tavallisesti suoritetaan samanlainen tutkimus kuin ensihakemukselle. Maantieteellistä aluetta koskeva patenttihakemus taas on patenttihakemus, joka jätetään jonkun maantieteellisen alueen patenttivirastoon, kuten Euroopan patenttivirastoon (EPO). Tällaisessa tapauksessa patenttihakemus tutkitaan alueen patenttivirastossa ja mikäli alueen patenttivirasto myöntää patentin, se tulee saattaa voimaan niissä maantieteellisen alueen maissa, joissa halutaan patentti. Yhdellä patenttivirastokäsittelyllä voidaan tällä tavalla saada patentti useassa maassa.

PCT-patenttihakemus taas on lähes kaikkia maailman valtioita koskeva patenttihakemus, joka ei nimestään huolimatta voi johtaa maailman patenttiin, koska sellaista ei ole olemassa. PCT-patenttihakemukselle suoritetaan tutkimus jättämisen jälkeen ja PCT-patenttihakemus tulee jatkaa PCT-jatkohakemuksena ainakin yhteen kansalliseen patenttivirastoon ja/tai ainakin yhteen maantieteelliseen alueen patenttivirastoon ns. PCT-artiklojen ja maan/alueen lainsäädännön määräaikojen sisällä (tavallisesti 30 tai 31 kuukautta ensihakemuksen jättöpäivästä). Tämän jälkeen kukin PCT-jatkohakemus tutkitaan niissä patenttivirastoissa, joihin PCT-jatkohakemus on jätetty. Mikäli PCT-jatkohakemus täyttää maan/alueen patentoitavuuskriteerit, maan/alueen patenttivirasto myöntää kyseistä maata/aluetta koskevan patentin. Eräs PCT-patenttihakemuksen etu on se, että jättämällä sellainen voidaan ”ostaa” lisäaikaa kansallisten/alueellisten patenttihakemusten jättämiselle. Toinen etu on se, että mikäli kansainvälistä patenttihakemusta tutkiva tutkija toteaa, että kansainvälisessä patenttihakemuksessa esitetty keksintö täyttää patentoitavuuskriteerit, tästä voi olla etua PCT-jatkohakemuksen käsittelyssä maan/alueen patenttivirastossa.

Etuoikeus takaa jatkohakemuksille keksinnön patentoitavuuden arvioinnin ensihakemuksen jättöpäivän mukaan

Tällaisia muita maita koskevia patenttihakemuksia – jäljempänä jatkohakemus – varten voit pyytää etuoikeutta keksinnöstä jätetystä ensimmäisestä patenttihakemuksesta – jäljempänä ensihakemus – edellyttäen, että muita maita koskevat patenttihakemukset jätetään vuoden sisällä ensihakemuksen jättämisestä. Tällöin etuoikeutta pyytävä patenttihakemus katsotaan jätetyksi samana päivänä kuin ensihakemus, kun etuoikeutta pyytävässä hakemuksessa esitetyn keksinnön uutuutta ja keksinnöllisyyttä tutkitaan siinä patenttivirastossa, johon patenttihakemus on jätetty. Etuoikeus koskee kuitenkin pääsääntöisesti ainoastaan sellaista substanssia, joka on sekä ensihakemuksessa että jatkohakemuksessa mukana.

Mikäli keksinnöstä jätetään jatkohakemuksia vasta etuoikeusvuoden umpeutumisen jälkeen, eli pyytämättä etuoikeutta ensihakemuksesta, ensihakemus muodostaa pääsääntöisesti ainakin uutuuden esteen kaikelle sille jakohakemuksen substanssille, joka on sekä ensihakemuksessa että jakohakemuksessa. Jos ensihakemuksessa esitetty keksintö on tullut julkiseksi ennen jatkohakemuksen jättämistä keksinnöstä ilman etuoikeutta, muodostaa myös itse keksintö esteen jatkohakemuksen menestymiselle, koska jatkohakemuksessa esitetyn keksinnön tulee olla uusi ja keksinnöllinen julkiseksi tulleeseen keksintöön verrattuna.

Patenttihakemusta kannattaa kehittää ennen jatkohakemusten jättämistä

Ensihakemuksen jättöpäivästä laskettuna patenttivirasto antaa noin 8–10 kuukauden kuluttua ensimmäisen lausuntonsa patentoitavuudesta eli nk. ensimmäisen teknisen välipäätöksen, jossa patenttiviraston tutkija ilmaisee näkemyksensä ensihakemuksen patenttivaatimuksissa esitetyn keksinnön uutuudesta ja keksinnöllisyydestä. Tässä välipäätöksessä olevaa informaatioita kannattaa hyödyntää, mikäli aiot jättää muita maita koskevia patenttihakemuksia.

Välipäätöksen sisältö voidaan karkeasti jakaa kahteen osaan: hakemuksessa kuvatun keksinnön uutuutta ja keksinnöllisyyttä koskevaan osaan ja hakemuksen muodollisia asioita koskevaan osaan. Keksinnön uutuutta ja keksinnöllisyyttä koskevassa osassa patenttiviraston tutkija viittaa aiemmin tunnettuihin asioihin ja esittää kantansa hakemuksen patenttivaatimuksissa kuvatun keksinnön uutuudesta ja keksinnöllisyydestä. Hakemuksen muodollisia asioita koskevassa osassa patenttiviraston tutkija esittää hakemustekstissä olevat epäselvyydet, kirjoitusvirheet ja muut vastaavat muodolliset seikat.

Kun hakemusta lähdetään kehittämään, kannattaa aina ensin selvittää, onko ensihakemus julkinen tai onko ensihakemuksen kohde julkinen. Tämän selvittäminen on siksi tärkeää, että kaikki julkiseksi tulleet asiat, joita ei ole mainittu ensihakemuksessa, voivat olla uutuuden tai keksinnöllisyyden este kaikelle sille, mitä halutaan lisätä.

Miten etuoikeushakemuksessa annettua välipäätöstä voi hyödyntää patentointiprosessin edetessä?

Mikäli on selvää, että tutkija on oikeassa ensihakemuksen itsenäisissä patenttivaatimuksissa kuvatun keksinnön uutuuden tai keksinnöllisyyden puuttumisesta, kannattaa jatkohakemuksen itsenäisiä patenttivaatimuksia täsmentää siten, että ainakin uutuuskriteerit täyttyvät. Tässä vaiheessa olisi toivottavaa, että ensihakemus olisi niin hyvin tehty, että tuki täsmennyksille löytyy siitä. Mikäli joudutaan lisäämään sellaista asiaa, jolle ei ole tukea ensihakemuksessa, etuoikeus käytännössä menetetään, koska jatkohakemuksessa esitetty keksintö ei ole sama kuin ensihakemuksessa esitetty.

Joskus saattaa myös tulla tarve laajentaa ensihakemuksen itsenäisten patenttivaatimusten suojapiiriä, kun jätetään jatkohakemuksia. Välipäätöksen informaation perusteella voidaan esimerkiksi todeta, että patenttiviraston tutkija on ilmeisesti antanut positiivisen välipäätöksen koskien ensihakemuksen patenttivaatimuksissa kuvatun keksinnön uutuutta ja keksinnöllisyyttä, koska patenttivaatimusten suojapiiri on liian suppea. Laajentaminen ei sinänsä ole kiellettyä, mutta, mikäli näin tehdään, kannattaa säästä ensihakemuksen sanamuodot jatkohakemuksessa siten, että on mahdollista tarvittaessa peruttaa takaisin ensihakemuksen suojapiiriin. Tämä johtuu siitä, että laajennetulla sanamuodolla ei ole etuoikeutta ensihakemuksessa, koska jatkohakemuksessa on esitetty keksintö, jota ei ole esitetty ensihakemuksessa.

Kaikki ilmiselvät kirjoitusvirheet ja muut muodolliset asiat kannattaa korjata, jotta jatkohakemuksessa annettavassa välipäätöksessä ei viitata näihin. Hakemustekstin epäselvät kohdat kannattaa kuitenkin usein korjata siten, että säästetään alkuperäinen sanamuoto, mutta lisätään hakemustekstiin ilmaisu, jossa epäselväksi väitetty asia ilmaistaan toisella tavalla. Tämä johtuu siitä, että alkuperäisellä sanamuodolla on etuoikeus, mutta korjatulla ei.

Ensihakemuksessa annettua välipäätöstä kannattaa lukea pohtien, voiko asian ymmärtää/tulkita siten, kuten tutkija on asian ymmärtänyt, vaikka näin ei alun perin ollut tarkoitus. Jälleen, säilytä alkuperäinen sanamuoto, mutta lisää tarkennus ja ilmaise asia myös toisella tavalla jatkohakemuksessa.

Erityisesti kemian alan patenttihakemuksissa kannattaa jatkohakemuksiin myös lisätä esimerkkejä tukemaan/perustelemaan keksinnöllisyyttä, mikäli ensihakemuksessa esitettyä keksintöä on testattu sen jälkeen, kun ensihakemus jätettiin ja mikäli testitulokset eivät ole julkisia.

 

Immateriaalioikeudet tutuksi -juttusarjamme seuraavassa osassa eurooppapatenttiasiamiehemme Christian Westerholm kertoo patenttihakemuksen hyväksymisestä, patentin myöntämisestä ja vuosimaksuista.

 

Boco IP Oy Ab

Itämerenkatu 5
00180 Helsinki

Puh: +358 9 686 6840
Fax: +358 9 686 68444
mail@bocoip.com

Tilaa uutiskirjeemme

Boco IP:n postituslistalla saat ajantasaiset kuulumiset aineettoman pääoman viimeisimmistä käänteistä ensimmäisenä. Kuukausittainen uutiskirjeemme tarjoaa monipuolisen katsauksen IP-aiheisiin.

Liity

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt