KHO:lta vuosikirjapäätös tavaroiden ja palveluiden sekoitettavuudesta

Heinäkuussa keskellä kesälomakautta Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi kiinnostavan tavaramerkkiä koskevan ennakkoratkaisun (KHO:2020:89), jossa arvioitiin tavaroiden ja palveluiden sekoitettavuutta. Suomalaisia ratkaisuja, joissa arvioidaan tavaroiden ja palveluiden sekoitettavuutta ei ole kovin paljon. Aikaisempaa suomalaista tai EU-ratkaisukäytäntöä, joissa käsiteltäisiin luokan 25 (taistelu-urheilulajien univormut/urheiluasusteet) tavaroiden ja luokan 41 (ajanvietepalvelut/taistelulajikilpailujen ja -tapahtumien järjestäminen) palveluiden välistä sekoitettavuutta ei vaikuttaisi olevan, joten päätös on tältäkin osin merkittävä.

Asian taustasta ja aikaisemmasta käsittelystä

Asiassa oli kyse siitä, aiheuttaako luokan 25 tavaroille Suomessa rekisteröity tavaramerkki NFC FIGHT NIGHT (kuvio) sekaannusvaaran aiemmin luokan 41 palveluille rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin UFC FIGHT NIGHT (sanamerkki).

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) oli aikaisemmin katsonut, että väitteentekijän EU-tavaramerkit ja väitteen kohteena ollut kuviomerkki NFC FIGHT NIGHT eivät olleet sekoitettavissa keskenään ja hylännyt väitteen. Tavaramerkin luokan 25 tavarat olivat luonteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan hyvin erilaisia kuin EU-tavaramerkin luokan 41 kattamat palvelut eikä sekaannusvaara tämän vuoksi tullut arvioitavaksi.

Markkinaoikeus oli arvioinut asian toisin ja katsoi joulukuussa 2019 annetussa päätöksessään PRH:sta poiketen, että kuviomerkin NFC FIGHT NIGHT ja aiemman EU-tavaramerkin UFC FIGHT NIGHT välillä oli sekaannusvaara ja merkkejä oli kokonaisuutena arvioiden pidettävä hyvin samankaltaisina. Markkinaoikeuden arvion mukaan kuviomerkin NFC FIGHT NIGHT kattamat luokan 25 tavarat ”Taistelu-urheilulajien univormut; Urheiluasusteet [paitsi golfkäsineet]” olivat ainakin heikosti samankaltaisia aikaisemman merkinhaltijan EU-tavaramerkin UFC FIGHT NIGHT luokan 41 kattamien palvelujen ”Ajanvietepalvelut, Nimittäin, Erilaisten taistelulajikilpailujen ja -tapahtumien järjestäminen ja pitäminen” kanssa, koska urheiluasusteita tavallisesti käytettiin aikaisemman EU-tavaramerkin kattamien palveluiden yhteydessä”. Markkinaoikeus totesi päätöksessään, merkkien NFC FIGHT NIGHT ja UFC FIGHT NIGHT välillä oli vain yhden kirjaimen ero ja että ”fight” ja ”night” sisältyivät molempiin merkkeihin, vaikkakin merkkien erottamiskykyisimmät ja hallitsevimmat osat olivat ”NFC” ja ”UFC”.

PRH valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja sille myönnettiin valituslupa. PRH kiinnitti valituksessaan huomiota siihen, että markkinaoikeuden päätös tiukentaisi merkittävästi tavaramerkkien sekaannusvaaraa koskevaa ratkaisukäytäntöä. PRH:n mukaan vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaroita ja palveluita ei pääsääntöisesti pidetä samankaltaisina ja myös Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston EUIPO:n ohjeiden mukaan tavarat ja palvelut katsotaan lähtökohtaisesti erilaisiksi. Tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota tavaroiden ja palveluiden luonteeseen, käyttötarkoitukseen, käyttötapoihin sekä siihen, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan (C-39/97, CANON, 23 kohta ja T-296/02, LINDENHOF, 49 kohta). Tavarat ja palvelut voivat olla toisiaan täydentäviä, jos niiden välillä on läheinen yhteys. Esim. toinen on välttämätön tai tärkeä toisen käytölle siten, että kuluttajat voivat mieltää, että tavaroiden valmistus ja palveluiden tarjoaminen ovat peräisin samalta taholta ja ne on tarkoitettu samalle kohdeyleisölle. (T-361/11, DOLPHIN, 48 kohta). Tavaroita ja palveluita on pidetty samankaltaisina myös tilanteissa, joissa palveluiden järjestämisessä on tarpeellista ja yleistä käyttää kyseisiä tavaroita. Jos tavaroiden ja palveluiden käyttötarkoitukset liittyvät läheisesti toisiinsa ja tavarat ovat luonteeltaan palveluita täydentäviä, tavarat ja palvelut ovat samankaltaiset (T-388/00, ELS, 55 ja 56 kohta).

PRH:n mukaan se, että tavaroita käytetään tai voidaan käyttää jonkin palvelun yhteydessä, ei ole riittävä perustelu katsoa, että tavarat ja palvelut ovat samankaltaisia.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös

Korkein hallinto-oikeus katsoi päätöksessään, että haettu punainen kuviomerkki NFC FIGHT NIGHT (hakemusnumero T201651323) oli sekoitettavissa aikaisempaan EU:ssa rekisteröityyn sanamerkkiin UFC FIGHT NIGHT (12068731). Näin vaikka aikaisempi merkki oli rekisteröity luokassa 41 kun taas haettu merkki koski luokkaa 25.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan tavaramerkkien kattamia tavaroita ja palveluja oli pidettävä vähintään heikosti samankaltaisina ja yhtyi näin markkinaoikeuden aikaisempaan arvioon asiasta. Korkeimman hallinto-oikeuden kiinnitti erityisesti huomiota siihen, että NFC FIGHT NIGHT-kuviomerkin tarkoittamia taistelu-urheilulajien univormuja oli katsottava tarkoitetun käytettäväksi mm. UFC FIGHT NIGHT – tavaramerkillä järjestettävissä tilaisuuksissa. Näin relevantti kohdeyleisö saattoi käsittää, että kysymyksessä olevien tavaroiden ja palvelujen olevan peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä, ottaen huomioon tavaramerkkien välinen samankaltaisuus. Tavaramerkkien välillä oli siten kokonaisarvioinnin perusteella sekaannusvaara ja PRH:n valitus hylättiin. PRH:n valituksessa oli lisäksi mm. kiinnitetty huomiota siihen, että markkinaoikeuden päätöksessä esimerkkeinä NFC FIGHT NIGHT -kuviomerkin luokan 25 tavaroista mainitut urheiluasusteisiin mahdollisesti kuuluvat suojapäähineet kuuluvat luokkaan 9 ja käsineet luokkaan 28. Korkein hallinto-oikeus katsoi kuitenkin, että tämä seikka ei antanut aihetta arvioida tavaramerkin tarkoittamien tavaroiden ja EU-tavaramerkin tarkoittamien palvelujen välistä samankaltaisuutta toisin.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen valossa onkin syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota tavaroiden ja palveluiden väliseen mahdolliseen sekoitettavuuteen, etenkin jos niiden käyttötarkoitus liittyy läheisesti toisiinsa ja keskivertokuluttaja voi käsittää niiden kaupallisen alkuperän olevan sama.

Muistilista

  • Palvelut

    • Henkilöt